2. Strategieën voor ongeldigverklaring: hoe worden patenten aangevochten?
Gezien de bovenstaande juridische kaders maken degenen die een patent ongeldig willen laten verklaren (hetzij een gedaagde in een rechtszaak, een concurrent of een publieke belangengroep) vaak gebruik van een combinatie van strategieën:
2.1 Onderzoek en analyse van de stand van de techniek
De hoeksteen van de meeste pogingen tot ongeldigverklaring is een grondige zoeken naar de stand van de techniek. Het doel is om publicaties, patenten of producten te vinden van vóór de indiening van het patent die de claims lezen. Zoals een gids het bondig verwoordde: “Het primaire doel van het ongeldig verklaren van patenten is het vinden van eventuele eerdere stand van de techniek die de USPTO-examinator mogelijk heeft gemist”.
- Gewapend met sterke prior art kan een uitdager het gebrek aan nieuwigheid of vanzelfsprekendheid beargumenteren. Dit kan niet alleen betrekking hebben op bekende literatuur, maar ook op obscure handleidingen, universitaire scripties of zelfs oude producten (catalogi, Wayback Machine-archieven van websites voor bewijsmateriaal dat te koop is).
- In 2025 worden AI-gestuurde zoekhulpmiddelen steeds vaker gebruikt om eerdere technieken te ontdekken, waaronder documenten in vreemde talen en zelfs afbeeldingen (bijvoorbeeld door middel van beeldherkenning om vergelijkbare diagrammen te vinden die een patent op een mechanisch ontwerp ongeldig kunnen maken).
- Een opvallende strategie is het crowdsourcen van eerdere uitvindingen – platforms waar geïnteresseerde gemeenschappen of experts worden uitgenodigd om eerdere uitvindingen te vinden (de Linux Foundation en EFF hebben dit gedaan om patenten te kraken die zij als problematisch beschouwen).
2.2 Het kiezen van het forum
Een uitdager moet beslissen of hij het patent via de rechtbank of via een procedure bij een octrooibureau (of beide) wil aanvechten. Vaak zal een gedaagde, als hij in de VS wordt aangeklaagd voor inbreuk, een IPR-petitie indienen bij de PTAB als een parallelle strategie, in de hoop dat het PTO de claims zal annuleren of op zijn minst druk zal uitoefenen op de octrooihouder.
- Als timing een probleem is (bijvoorbeeld, u bent bijna bij de rechtszaak en Fintiv blokkeert uw IPR), kunt u het bij de rechtbank houden. In Europa kunt u een EPO-oppositie indienen als u binnen het venster bent, of het UPC nu gebruiken voor een brede herroepingsprocedure.
- De keuze kan afhangen van waargenomen voordelen: de PTAB heeft technische rechters en geen jury, wat gunstig kan zijn bij complexe patenten, terwijl een juryrechtspraak in de rechtbank riskanter kan zijn voor een uitdager, maar argumenten als oneerlijk gedrag toelaat die de PTAB niet in overweging zou nemen.
- Steeds vaker voeren uitdagers aanvallen op meerdere fronten uit, bijvoorbeeld door een IPR in te dienen om kwesties rond octrooieerbaarheid te dekken en tegelijkertijd andere gronden (zoals gebrek aan bevoegdheid of onbepaaldheid) in de rechtszaak aan te voeren.
2.3 Procedurele bewegingen en verblijven
Wanneer een post-grant review wordt ingesteld, proberen uitdagers vaak de rechtszaak te schorsen, waardoor de rechtszaak wordt gepauzeerd tot de PTAB-uitkomst. Rechtbanken in de VS verlenen vaak schorsingen om middelen te besparen, vooral als de PTAB waarschijnlijk problemen zal vereenvoudigen door sommige of alle claims ongeldig te verklaren.
- Dit kan gunstig zijn voor uitdagers, omdat hiermee een mogelijk verbod of schadevergoeding kan worden uitgesteld en de zaak mogelijk helemaal kan worden beëindigd als het patent vervalt.
- Aan de andere kant proberen patenthouders soms IPR te vermijden door rechtszaken aan te spannen op locaties of onder tijdsbestek, waardoor het voor de uitdager lastig wordt om een zaak aan te spannen (een tactiek die patenthouders gebruikten, was het indienen van een zaak in het Eastern District van Texas en het pushen van een snelle procesdatum om Fintiv-weigering van IPR te activeren - hoewel recente richtlijnen van het USPTO een deel van die mogelijkheid hebben ingeperkt).
2.4 Samenwerking en gezamenlijke verdediging
In gevallen waarin een patent wordt aangevochten tegen meerdere partijen (zoals een zogenaamde patenttroll die meerdere technologiebedrijven aanklaagt op basis van hetzelfde patent), vormen de gedaagden vaak een Joint Defense Group (JDG) om hun middelen te bundelen.
Ze kunnen de kosten van prior art-onderzoeken delen en gezamenlijk een IPR-petitie financieren via één proxy-filer. Er zijn ook externe organisaties zoals Unified Patents en RPX die gespecialiseerd zijn in het indienen van IPR's om patenten aan te vechten waarvan zij zien dat ze hun lidbedrijven beïnvloeden.
Ook buiten de defensieve coalities om hebben we gezien dat non-profitorganisaties zich in de strijd mengden: EFF heeft op beroemde wijze crowdfunding uitgevoerd en een IPR ingediend waarmee met succes een breed podcastpatent ongeldig werd verklaard. Dit patent werd gebruikt om podcasters aan te klagen.
Deze zaak is een geweldig voorbeeld van een strategie die wordt aangestuurd door het publieke belang: het doel was niet om een specifieke gedaagde te verdedigen, maar om een patent te elimineren dat een hele gemeenschap van content creators bedreigde. De processen van de PTAB staan dergelijke publieke uitdagingen toe, en in 2025 zal er mogelijk meer activisme op dit gebied zijn (bijvoorbeeld uitdagingen van patenten die worden gezien als een belemmering voor de toegang tot COVID-gerelateerde medische technologie, etc.).
2.5 Deskundigengetuigenissen en rechtszaken
Bij gerechtelijke procedures komt het vaak neer op een strijd tussen deskundigen om de nietigverklaring van een uitspraak. Dit geldt met name voor kwesties over de vraag of een technische openbaarmaking voor de hand ligt of niet.
Een uitdager zal deskundige getuigen inschakelen om uit te leggen hoe de stand van de techniek het patent voor de hand liggend maakt, of hoe een deskundige de uitleg van het patent onvoldoende zou vinden.
Op complexe gebieden zoals de farmaceutische industrie kan de verklaring van een deskundige dat een bepaald experiment buitensporige inspanning zou vergen, doorslaggevend zijn (zoals in wezen gebeurde in Amgen tegen Sanofi).
Omgekeerd gebruiken patenthouders experts om te betogen dat de kunst niet zo eenvoudig was. Tegen 2025, gezien het aantal precedenten, gaan expertsrapporten ook sterk in op wat eerdere zaken hebben geoordeeld – experts bespreken in feite KSR richtlijnen, Wands factoren (voor enablement), etc., om hun meningen op juridisch zinvolle manieren te kaderen. Deze fusie van juridisch precedent en technisch getuigenis is een kenmerk van moderne patentprocessen over geldigheid.
2.6 Beroep en volharding
Zelfs als een uitdager in eerste instantie verliest (bijvoorbeeld als een patent wordt gehandhaafd in een IPR of tijdens een rechtszaak), is de strijd mogelijk nog niet voorbij. Beroepen bij het Federal Circuit kunnen en zullen bevindingen over de geldigheid van patenten tenietdoen. Het hof van beroep kan oordelen dat een patent ongeldig had moeten worden verklaard en een uitspraak van een lagere rechtbank terugdraaien (of andersom).
Sommige beroemde patenten overleefden de eerste uitdagingen, maar werden jaren later ongeldig verklaard bij hoger beroep of in latere zaken. Een uitgebreide strategie voor ongeldigverklaring is dus gericht op de lange termijn, inclusief mogelijke hernieuwde uitdagingen. Met name als een uitdager faalt, kan een andere uitdager het soms opnieuw proberen (met andere kunst of argumenten), tenzij estoppel van toepassing is.
Als er bijvoorbeeld geen IPR wordt ingesteld, kunnen andere partijen mogelijk nog steeds een kans krijgen in hun eigen verzoekschriften.
